Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 26. 2. 2008 17:41 | Přečteno: 3865X

Předchozí díl článku obsahoval úvod do problematiky užívání a neužívání ochranných známek. V tomto díle se zaměříme na to, jak situace vzniklé z této problematiky řeší soudy, zejména se zaměřením na existenci tzv. „blokážních“, či „paralelních“ známek.
Soudní výklad pojmů, souvisejících s užíváním ochranné známky
K výkladu pojmu „řádné důvody pro neužívání ochranné známky“, s nímž operuje i Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, přistoupil několikrát Evropský soudní dvůr (ESD). Dle závěru, k němuž dospěl v rozhodnutí ve věci Armin Häupl v.Lidl Stiftung, musí být tento pojem vykládán tak, že „řádnými důvody pro neužívání“ ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele uvedené ochranné známky. Je na předkládajícím soudu, aby posoudil skutkové okolnosti sporu v původním řízení ve světle těchto úvah. Základním kritériem je tedy nezávislost důvodů neužívání na vůli vlastníka ochranné známky.
Dalším důležitým závěrem, k němuž došel ESD v rámci své rozhodovací praxe v souvislosti s neužíváním ochranné známky je, že skutečným užíváním ochranné známky nesmí být chápáno pouhé symbolické užívání sloužící pouze k udržení práv z ochranné známky. Musí tedy jít o aktivní užívání ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je známka zapsána, umožňující spotřebitelům bez možnosti záměny rozlišit výrobky a služby od ostatních výrobků a služeb s jiným původem. Rovněž se musí jednat o užívání ve vztahu k spotřebitelům - skutečným užíváním se rozumí reálné užívání ochranné známky na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, nikoliv pouze vnitřní užívání podnikatelem, např. na interních dokumentech používaných v rámci společnosti.
Užívání známky je možné i v případě, že výrobky, které označovala, už nejsou na trh uváděny. K této situaci může dojít za předpokladu, že vlastník užívá ochrannou známku pro označení součástí, které jsou nedílné struktuře a složení dříve prodaných výrobků, nebo pro výrobky a služby přímo spojené s dříve prodanými výrobky, a zamýšlené k uspokojení potřeb spotřebitelů těchto dříve prodaných výrobků (typicky - prodej náhradních dílů). Takové používání ochranné známky se vztahuje na výrobky, prodané v minulosti, a slouží k tomu, aby výrobky, označené ochrannou známkou, mohly být dále používány, a byly tak nadále přítomny mezi spotřebiteli. Ochranná známka proto nemůže být napadena z důvodu neužívání na základě pouhé skutečnosti, že výrobky, pro něž byla původně zapsána, už nejsou dále uváděny na trh, pokud vlastník pod tímto označením prodává další výrobky nebo provozuje služby, které slouží k zachování přítomnosti původních, dnes již neprodávaných výrobků, mezi spotřebiteli.
 
Blokážní (paralelní) ochranné známky
Se skutečností, že za užívání ochranné známky se považuje i užívání označení známce podobného, nelišícího se prvky měnícími jeho rozlišovací způsobilost, souvisí i existence tzv. „blokážních“ nebo „paralelních“ známek. Není výjimečným případem, kdy má společnost zaregistrováno více známek, jejichž dominující prvky a známkové motivy jsou si velice podobné, aniž by všechny tyto známky v obchodním styku reálně užívala. Takové známky, které jsou vlastně pouhými modifikacemi jiných známek, jsou považovány za tzv. paralelní nebo blokážní známky, přičemž motiv jejich registrace může být různý. Vlastník známky může například přistoupit k registraci se záměrem modernizovat své dosavadní označení. Není vyloučen ani smluvní způsob nabytí analogické známky od třetího subjektu, který si jej zaregistroval dříve. Blokážnímu charakteru takové registrace však nejlépe odpovídá záměr vlastníka rozšířit okruh ochrany pro svou dosavadní známku registrací známek podobných.
V protikladu k této snaze však stojí ust. § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách - tedy zmíněná možnost podat návrh na zrušení známky, neužívané vlastníkem nepřetržitě po dobu 5 let. Toto ustanovení vychází z z definice ochranné známky jakožto rozlišovacího označení, které má smysl pouze pokud je aktivně užíváno. Známka, která není po delší dobu na trhu přítomná a není v povědomí spotřebitelů, ztrácí smysl své existence, a tudíž by měla existovat možnost ji zrušit, a uvolnit tak místo jiným označením, u nichž by mohlo být využito zaměnitelných prvků. Je evidentní, že institut zrušení ochranné známky je zcela protikladný snahám o paralelní registrace.
Jaká je tedy možnost obrany vlastníka proti návrhům na zrušení některých jeho neužívaných známek, lišících se pouze v detailech, od jedné, nebo více známek, které reálně užívá? Určitou cestu ukazuje již zmíněná definice „řádného užívání“, obsažená v § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle níž je za řádné užívání považováno i užívání ochranné známky v takové podobě, která se od podoby zapsané neliší v prvcích, měnících její rozlišovací způsobilost. Označení, které je se zapsanou známkou zaměnitelné, je užíváno pro stejné výrobky a služby jako tato známka, a obsahuje stejné základní známkové motivy jako tato známka, tak může být užíváno nejen vedle, ale i namísto zapsané ochranné známky.
Zde se ovšem dostáváme k problému, jak interpretovat zákonnou formulaci „užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost“. Máme ji chápat tak, že řádným užíváním je i užívání jiné zaregistrované ochranné známky, která se od známky neužívané liší pouze v prvcích neměnících její rozlišovací způsobilost, nebo tato formulace pokrývá pouze případy, kdy má vlastník zaregistrovánu pouze jednu ochrannou známku a reálně používá podobné nezaregistrované označení?
Hlavním důvodem přijetí nového zákona o ochranných známkách v roce 2003 byla především nutnost harmonizace národních předpisů, upravujících tuto problematiku, s předpisy Evropské Unie. Konkrétně je tento zákon implementací Směrnice Rady ES č. 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států ES v oblasti práv k ochranným známkám. Ustanovení zákona o ochranných známkách, definující řádné užívání známky, je z toho důvodu prakticky doslovným zněním ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. a) této Směrnice: „Za užívání ve smyslu odst. 1 se považuje rovněž a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech, neměnících rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána;
Výklad tohoto ustanovení byl značně nejednoznačný. Například v průběhu roku 2006 vydal ve Francii obchodní senát Nejvyššího soudu čtyři rozsudky, v nichž nečiní žádný rozdíl mezi užíváním obdobného označení, a užíváním obdobné ochranné známky. Tato rozhodnutí a tento výklad předpisů dávají právní oporu blokážním známkám, a podstatně rozšiřují akční rádius ochrany každého majitele vícero ochranných známek. Problémem však je, že blokážní známky nesplňují svůj hlavní účel - nejsou svým vlastníkem používány k označování výrobků a služeb ve vztahu k spotřebitelům a tedy neumožňují, aby si spotřebitel na základě označení identifikoval určitý výrobek nebo službu s konkrétním výrobcem nebo poskytovatelem.
 
Rozhodnutí ESD
V letošním roce se však k věci vyjádřil Evropský soudní dvůr v rozhodnutí „BAINBRIDGE“, ze dne 13. září 2007. Soud došel (v protikladu k závěru francouzského Nejvyššího soudu) k závěru, že zmíněné ustanovení lze aplikovat pouze za situace, kdy má vlastník napadeného označení zaregistrovánu pouze jednu ochrannou známku, a používá ji v různých nezaregistrovaných mutacích. Ty ochranné známky, které jsou složeny z podobných prvků jako jiné známky téhož vlastníka, a na rozdíl od těchto však nejsou reálně užívány po dobu minimálně 5 let, mohou být s úspěchem napadeny z důvodu neužívání a zrušeny; jejich užívání tedy nemůže být prokázáno pomocí výše zmíněného ust. Směrnice o sbližování právních předpisů členských států ES o ochranných známkách, a ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách. Dá se předpokládat, že pokud někdo přistoupil k registraci natolik příbuzných ochranných známek, dal tím najevo, že každé z těchto označení má vlastní distinktivní prvky, které jejich samostatnou registraci odůvodňují.
Ze zmíněného rozsudku ESD vyplývá, že i když ustanovení právních předpisů „umožňují považovat zapsanou ochrannou známku za používanou, je-li předložen důkaz o užívání této ochranné známky v mírně odlišné podobě od té, ve které byla zapsána, nedovolují, aby důkazem jejího užívání byla rozšířena ochrana, která přísluší zapsané ochranné známce, na jinou zapsanou ochrannou známku, jejíž užívání nebylo prokázáno, z důvodu, že tato posledně uvedená je pouze mírnou obměnou prvně uvedené ochranné známky“.
Tímto rozhodnutím ESD poskytnul vodítko národním soudům pro rozhodování o reálně neužívaných ochranných známkách, u nichž jejich vlastník počítá s ochranou z titulu ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách.
 
Závěr
Národní ani komunitární právní předpisy nestanoví mnoho omezení a povinností, plynoucích z vlastnictví ochranné známky, některé z nich jsou však poměrně významné a jejich porušení může vést až ke ztrátě ochranné známky. Jak vidno, judikatura v dané oblasti se stále vyvíjí, nicméně na základě zmíněného rozhodnutí ESD z letošního roku lze očekávat, že na existenci paralelních ochranných známek bude (za splnění zákonných podmínek) nadále pohlíženo jako na nežádoucí jev.

Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz ) a rovněž obchodním a pracovním právem.