Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - I. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 1. 2008 18:22 | Přečteno: 6537X

Ochranná známka je v dnešní době velice silným právním i ekonomickým prostředkem k prosazení maximální ochrany výrobků či služeb, a k zajištění stoupající tendence jejich prodeje. Pokud se přihlašovateli zdárně podaří projít všemi úskalími řízení o přihlášce ochranné známky – ať už se jedná o přihlášku známky národní, mezinárodní nebo známky Společenství – získává pro své označení ochranu na dobu deset let, následujících po datu podání přihlášky (bohužel délka řízení o přihlášce často tuto dobu ochrany zkrátí o více než rok).

Práva vlastníka ochranné známky

Je pochopitelné, že vlastnictví ochranné známky zakládá jejímu vlastníkovi především práva. Dle zákona č. 441/2003 o ochranných známkách je přirozeně základním právem vlastníka právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž byla zapsána. Zápis určitého označení do rejstříku ochranných známek je možno prokázat symbolem ®. Používá –li jiná osoba označení, shodné nebo podobné se zapsanou ochrannou známkou, pro shodné nebo podobné výrobky a služby, má vlastník této známky právo se u soudu domáhat, aby tato osoba porušování vlastníkových práv k ochranné známce zanechala, a odstranila následky svého jednání. Vlastník známky může rovněž uplatnit peněžité nároky na náhradu škody, přiměřeného zadostiučinění a na vydání bezdůvodného obohacení.

Zákon o ochranných známkách vlastníkova oprávnění v případě porušování jeho práv k ochranné známce jiným subjektem dále  rozvádí. Vlastník se tak může domáhat náhrady škody a přiměřeného zadostiučinění i za období mezi podáním přihlášky ochranné známky a rozhodnutím o jejím zápisu, přičemž o těchto nárocích soud rozhodne až po zápisu ochranné známky. Dalším právem vlastníka je domáhat se, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje jeho práva k ochranné známce, stáhnutí z trhu nebo zničení výrobků, jejichž uvedením na trh nebo skladováním došlo k porušení nebo ohrožení vlastníkových práv k ochranné známce (pouze v případě, že je toto opatření přiměřené míře ohrožení nebo porušení práv – k tomuto kroku se přistupuje zejména v případě prodeje padělaných výrobků).

Nelze opomenout ani práva vlastníka disponovat s ochrannou známkou jako s předmětem vlastnictví - tedy právo známku převést na jinou osobu, zřídit k ní zástavní právo, nebo převést licenční smlouvou právo užívat ochrannou známku na jinou osobu.

 

Omezení vlastníka známky

Jak vidno, jsou oprávnění vlastníka ochranné známky stanoveny poměrně široce. Platí však i jistá omezení a povinnosti. Vlastník ochranné známky zejména není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich vlastní název, obchodní firmu nebo adresu, údaje týkající se druhu, množství, jakosti, původu, nebo označení nezbytné pro určení účelu výrobků nebo služeb, i kdyby byly zaměnitelné s ochrannou známkou, za předpokladu, že je jejich užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Vlastník známky je rovněž omezen ve svých právech institutem vyčerpání práv. Vlastník tak není oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly pod touto známkou uvedeny na trh v České republice, Evropské Unii nebo některé ze zemí, tvořících Evropský hospodářský prostor (EHP) samotným vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Jednoduše řečeno – dá-li vlastník určitému subjektu svolení k prodeji výrobku, označenému jeho ochrannou známkou, nemůže zakázat jeho další následný prodej dalšími subjekty (= práva vlastníka se tak vyčerpávají). Vzhledem ke komunitární zásadě volného pohybu zboží a služeb je toto pravidlo rozšířeno i na celé území Evropské Unie, a země EHP.

Limitována je rovněž možnost obrany před registrací zaměnitelné ochranné známky ze strany cizího subjektu. V zásadě samozřejmě platí, že dozví-li se vlastník ochranné známky o tom, že cizím subjektem byla podána přihláška zaměnitelného označení pro zaměnitelné výrobky a služby k Úřadu průmyslového vlastnictví, může podat námitky proti takové registraci ve lhůtě 3 měsíců od data zveřejnění přihlášky. Pokud však vlastník starší ochranné známky námitky nepodá a zaměnitelné označení je zaregistrováno, nemůže požadovat prohlášení pozdější podobné ochranné známky za neplatnou nebo bránit jejímu užívání, pokud toto užívání strpěl po dobu 5 let od okamžiku, kdy se o existenci takové známky dozvěděl (tato lhůta neplatí v případě, že přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře).

 

Povinnost ochrannou známku užívat

Vedle těchto omezení, týkajících se vymáhání práv z ochranné známky, stanoví zákon o ochranných známkách vlastníkovi důležitou povinnost – totiž povinnost svou ochranou známku řádně užívat. Jak už bylo řečeno, vlastnictví ochranné známky zakládá poměrně silná práva, přičemž je spravedlivé, aby tato práva mohl vymáhat pouze subjekt, který jeví o svou ochrannou známku skutečný zájem a který ji využívá. Pokud by se v rejstříku ochranných známek hromadily zaregistrované, ale reálně neužívané ochranné známky, vytvářela by se tak bariéra pro registraci jiných zaměnitelných označení, které by mohly být svými vlastníky reálně využívány. Je pochopitelné, že často si subjekty registrují ochranné známky ještě dlouho předtím, než realizují svůj podnikatelský záměr, v rámci něhož má být ochranná známka využita. Proto po nich nemůže být požadováno, aby svou ochrannou známku začali využívat okamžitě po zápisu. Nicméně, pokud známka není využívána po dobu 5 let od zápisu, nebo pokud bylo její využívaní na tuto dobu přerušeno, Úřad průmyslového vlastnictví takovou známku na návrh třetí osoby (nejčastěji vlastníka zaměnitelného označení) zruší. Vlastník takové ochranné známky se může zrušení z tohoto důvodu bránit, prokáže-li, že pro neužívání existují řádné důvody.

Zákon operuje s pojmy „řádné užívání“ a „řádné důvody“. Za řádné užívání se považuje používání označení v obchodním styku pro výrobky a služby, pro něž bylo zapsáno – tedy umísťování označení na výrobky a jejich obaly, nabízení výrobků nebo služeb pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování, dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, nebo užívání označení v obchodních listinách a v reklamě. Pro účely posouzení, zda vlastník ochrannou známku skutečně užívá, se za užívání považuje i užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby zapsané neliší v prvcích, měnících její rozlišovací způsobilost – musí být zachován tzv. známkový motiv označení, rozdíl může být pouze v detailech, nevyvolávajících dojem, že by se jednalo o rozdílné, nesouvisející označení. Jako důkaz užívání ochranné známky rovněž stačí její umisťování na výrobky nebo na obaly pouze pro účely vývozu. Důležitou možností je také užívání známky na základě licenční smlouvy – udělil-li vlastník, který sám ochrannou známku vůbec nevyužívá, licenci jiné osobě, která tuto známku sama aktivně v obchodním styku používá, nemůže se jednat o porušení povinnosti užívat ochrannou známku.

Pokud však dojde k situaci, že třetí osoba podá návrh na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání po dobu 5 let ode dne zápisu, leží důkazní břemeno na vlastníkovi takové známky. Ten, chce-li si známku zachovat, musí dokázat buďto, že známku v tomto období užíval, a pokud ji skutečně neužíval, že k jejímu neužívání existují řádné důvody. Za řádné důvody lze považovat takové, které jsou výsledkem okolností nezávislých na vlastníkově vůli, tedy např. vyšší moc, restrikce ze strany státních orgánů, protiimportní opatření apod. Jak se vyjádřil Úřad průmyslového vlastnictví např. v rozhodnutí o řízení ve věci návrhu na zrušení ochranné známky MOVISTAR, která nebyla vlastníkem užívána po dobu delší než 5 let, je nutno dobu, potřebnou pro vládní jednání o privatizaci podniku, a následné schválení prodeje tohoto podniku Evropskou komisí, pokládat za dobu existence řádných důvodů neužívání známky. K prokázání těchto důvodů však musí dostatečné důkazy dodat vlastník ochranné známky.

Je nutno podotknout, že návrh na zrušení ochranné známky není nutno podat v celém rozsahu všech výrobků a služeb, pro které je zapsána. Množství přihlašovatelů registruje své známky pro co největší množství tříd výrobků a služeb, i když ji nakonec používají pouze k označení konkrétních, úzce vymezených výrobků nebo služeb. Pokud vlastník svou ochrannou známku řádně neužívá v rámci některých ze zaregistrovaných tříd, může být tato známka na návrh třetích osob zrušena pouze v rozsahu nevyužitých tříd. Pokud vlastník v řízení o zrušení takové známky prokáže užívání pouze v rámci některých tříd, a v jiných užívání neprokáže, ochrana je zachována pouze v prokázaném rozsahu užívání.

 

Závěr
Jak vidno, při vytváření marketingových záměrů s delším časovým horizontem realizace, zahrnujících i plány na registraci ochranných známek, je nutno počítat i s možnými důsledky neužívání ochranné známky, a s eventualitou, že bude nutno prokazovat „řádné důvody“ pro její neužívání. V druhé části tohoto článku se podíváme, jak se zmíněné pojmy odrazily v rozhodování soudů.



Autor: Petr Mališ

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz ) a rovněž obchodním a pracovním právem. Je absolventem Právnické fakulty UP v Olomouci a Filozofické fakulty UP, obor francouzština-andragogika. Mezi jeho zájmy patří právo Evropských společenství a odborné překlady do francouzského jazyka.