Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Konflikt domény s ochrannou známkou nebo obchodní firmou

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 15657X

V praxi se často setkávám s případy, kdy si jiná osoba či v nechtěném případě osoba v konkurenčním postavení zaregistruje doménu shodnou nebo obdobnou s názvem firmy nebo ochrannou známkou registrovanou na firmu. Výjimečné případy nejsou ani ty, kdy si někdo registruje ochrannou známku shodnou s existujícím doménovým jménem. Co v takových případech hrozí a jaké jsou právní možnosti?

Registrace domény zasahující do práv třetích osob
Obecně se má za to, že doména může být registrována i přesto, že její registrací dojde k zásahu do práv třetí osoby. Zásah do práv třetích osob může nastat hned v několika situacích, a to ve formě konfliktu s úpravou:
a)      ochrany názvu právnické osoby (§ 19b odst. 2 občanského zákoníku).
b)      ochrany obchodní firmy podnikatele - právnické i fyzické osoby (§ 12 obchodního zákoníku).
c)       ochrany před nekalou soutěží - vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti či naplnění generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 a násl. obchodního zákoníku).
d)      ochrany práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách)
Jestliže si osoba zaregistruje národní doménu .cz, pak tímto přistupuje na Pravidla registrace doménových jmen sdružení CZ.NIC. Podle těchto pravidel platí, že sdružení CZ.NIC nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob a řídí pouze se tím, že jsou splněny podmínky tvorby doménového jména - vyhovuje normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám (RFC = Request For Comments) a je unikátní, či-li neshoduje se s jiným doménovým jménem. Při splnění těchto podmínek platí pravidlo „first come, first served“.
V čl. 15 těchto Pravidel upravující odpovědnost za škodu je stanoveno, že držitel domény bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci domény potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel domény odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC mimo jiné tím, že užíval doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace nebo práva třetích osob.
 
Konflikt domény a ochranné známky
Konflikt ochranné známky s doménou se vztahuje k ochranné známce slovní, příp. kombinované. Dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách má majitel ochranné známky výlučné právo označovat výrobky či služby způsobem odpovídajícím znění ochranné známky, a to na území pro něž ochranná známka platí.
Na úvod je třeba si říct, že ochranná známka požívá ochrany ve stavu kdy je registrována, a pokud není, pak je rozhodující zda registrace bude nebo nebude úspěšná. Existence práva přednosti v důsledku podání přihlášky ochranné známky neznamená právo požadovat po jiné osobě, aby se zdržela užívání shodného označení formou registrace domény a jejího užívání.
Dle § 8 zákona o ochranných známkách nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat (i formou registrace a umístění obsahu domény)
a)      označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b)      označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
V praxi nastanou nejčastěji následující situace konfliktu doménového jména s ochrannou známkou:
a)      doména .cz a ochranná známka platná v České republice (národní, mezinárodní či Společenství);
b)      doména .eu, .com, .net atd. a ochranná známka platná kdekoliv
Je nutné si uvědomit ovšem, že ochranná známka má na rozdíl od domény fungující v prostředí celosvětového internetu většinou omezenou územní působnost. Stejně tak ochranná známka je registrována pro konkrétní výrobky a služby.
Domnívám se, že řešením těchto situací by mohlo být následující: Pokud si osoba zaregistruje doménu shodnou či obdobnou a současně:
-    se dopustí nekalé soutěže ve formě vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti či naplnění generální klauzule, nebo
-    registrace bude provedena s cílem zabraňovacím, kdy pod doménou nebude umístěn žádný nebo s doménovým jménem nesouvisející obsah a bude tím bráněno majiteli ochranné známky v podnikání prostřednictvím internetu, nebo
-    registrace bude spekulativní povahy a doména nabídnuta k prodeji či nájmu majiteli ochranné známky, resp.
-    budou pod doménou nabízeny výrobky a služby chráněné ochrannou známkou,
pak by mělo být rozhodnuto ve prospěch majitele ochranné známky.
Svou roli vzhledem ke komplikované teritoriální povaze internetu bude hrát i územní působnost ochranné známky. V situaci popsané pod písm. b) by měla být brána v potaz kromě předchozího i vůle dotčeného majitele ochranné známky působit za hranicemi státu svého sídla a případná jeho registrace či neregistrace národní domény v daném státě působení. Pokud ovšem bude doména užívána ve spojení s výrobky či službami, na které se ochranná známka neváže, pak bude zřejmě úspěšnější držitel domény.
V praxi není ani výjimkou, že o doménu bude spor mezi osobou, jejíž firma je shodná s ochrannou známkou jiné osoby. V takových případech by mělo platit zmíněné pravidlo „first come, first served“, pokud již při registraci firmy nebo domény nedošlo k zásahu do práv třetí osoby.
Jestliže je ovšem registrace domény dřívějšího data než podání přihlášky shodné ochranné známky, pak držitel domény je oprávněn podat námitky proti registraci ochranné známky. Stejně tak, pokud by registrace domény předcházela registraci ochranné známky, pak se nemůže majitel ochranné známky ve smyslu § 10 zákona o ochranných známkách domáhat zrušení registrace, jelikož vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.
 
Konflikt domény a obchodní firmy
Obchodní firmou lze rozumět v intencích § 8 odst. 1 obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Firmou fyzické osoby je vždy její jméno a příjmení. Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Ačkoliv je součástí firmy právnických osob i dodatek vyjadřující jejich právní formu, nemá tato skutečnost vliv na zásah pouze do kmene firmy (tj. názvu bez dodatku).
Obchodní firma slouží především jako odlišující skutečnost v hospodářské soutěži (podobně tomu tak je i u ochranných známek). Registrace doménového jména shodného či obdobného může tedy spadat do kategorie neoprávněného užívání obchodní firmy dle § 12 obchodního zákoníku. Touto registrací při nedostatečném oprávnění k užití stejného či obdobného názvu v doméně by došlo k nekalé soutěži, ať již formou nebezpečí vyvolání záměny nebo zabraňovacímu jednání naplňujícímu generální klauzuli nekalé soutěže. Názorným případem je spor o doménu www.ceskapojistovna.cz.
Není neobvyklé, že existují v různých oblastech podnikání shodné obchodní firmy, pak samozřejmě platí pravidlo o dřívější registraci.
Pro úplnost lze doplnit, že pozdější registrace obchodní firmy neodůvodňuje nároky z neoprávněného užívání obchodní firmy vůči držiteli doménového jména. Naopak by se mohla bránit držitel doménového jména, že registrace obchodní firmy shodného názvu by znamenala její klamavost a působení podnikatele pod touto firmou naplnění některého se skutků nekalé soutěže. Nároky by pak byly shodné s ochranou firmy podnikatele či ochranou před nekalou soutěží (viz níže).
 
Prostředky právní ochrany
Při konfliktní registraci doménového jména přicházejí v úvahu zejména tyto prostředky právní ochrany:
a)      ochrana názvu právnické osoby (§ 19b odst. 2 občanského zákoníku) - při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích.
b)      ochrana firmy podnikatele (právnické i fyzické osoby) – dle § 12 obchodního zákoníku se ten kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Byla-li neoprávněným užíváním firmy způsobena škoda, lze se domáhat její náhrady. Soud může účastníku, jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.
c)       ochrana před nekalou soutěží – § 53 obchodního zákoníku umožňuje osobám, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, domáhat se po tom kdo se nekalé soutěže dopustil, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Vedle toho mohou požadovat přiměřené zadostiučinění (i v penězích), náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
d)      ochrana práv k ochranné známce - vlastník ochranné známky je při neoprávněném zásahu do svých práv oprávněn domáhat se zdržení se porušení nebo ohrožení jeho práva a odstranění závadného stavu (zrušením registrace domény). Lze se také domáhat při vzniku nemajetkové újmy přiměřeného zadostiučinění v penězích, náhrady škody ve formě skutečné škody a ušlého zisku a vydání bezdůvodného obohacení.
Je samozřejmé, že doménoví spekulanti s těmito prostředky ochrany počítají a spoléhají na to, že vlastník ochranné známky nebo firma nebude chtít se soudit rychlostí našeho soudnictví, ale raději zaplatí spekulantovi za převod domény. Nicméně v případě nekalé soutěže, kdy registrace domény není vedena spekulativními úmysly, ale výhradně snahou parazitovat na pověsti či vyvolat nebezpečí záměny, to vše za účelem dosažení zisku, nezbude nic jiného vyzvat druhou stranu k dobrovolnému zdržení se nekalé soutěže. Případně se  lze domáhat všech svých práv soudní cestou za použití institutu předběžného opatření. Klíčové je vždy před takovýmto postupem právní posouzení nastalé konfliktní situace, které by mělo dát jasnou odpověď volby prostředků právní ochrany.
 
Judikát Nejvyššího soudu 32 Odo 447/2006
Ačkoliv je judikatura týkající se konfliktu doménového jména a ochranné známky či obchodní firmy na svém počátku, je již v této věci k dispozici zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.5.2006. Předmětem sporu byla registrace domény shodné jednak s ochrannou známkou a jednak s obchodní firmou jiného soutěžitele. Konkrétně žalovaný začal provozovat pod doménou shodný e-obchod na prodej bílé techniky a těžil názvem domény z pověsti dřívějšího provozovatele e-obchodu.  Dle závěru Nejvyššího soudu popsané nekalosoutěžní jednání žalovaného naplnilo jak znaky generální klauzule, tak parazitování na pověsti a zaměnitelnosti vyplývající z právní úpravy nekalé soutěže. Nejvyšší soud dospěl ve svém rozhodnutí k závěru: „žalovaný těžil z úsilí jiného podnikatele, využil jeho zkušeností, zneužil nápadů, které byly vloženy do reklamy a vývoje databáze jiného podnikatele, a tím získal výhodu nejen ve snížených nákladech, ale také v časové úspoře, tedy získal prospěch, jehož by vlastním vývojem databáze a zásadním odlišením svých internetových stránek nezískal. Obrana dovolatele založená na dostačující rozlišnosti jím užívaných internetových stránek od zapsané obchodní firmy žalobkyně a), spočívající v dovětcích „cz“ a „com“, neobstojí. Kmenovým základem zapsané obchodní firmy žalobkyně a) je slovo „b.“. Stejně tak kmenovým základem domény žalovaného je slovo „b.“. Tento kmenový základ je v obchodní firmě i v doméně dominantní. Pro běžného spotřebitele dovětky „cz“ a „com“ dostačující rozlišovací schopnost pro svoji nevýraznost nemají. Právě s ohledem na charakter internetového obchodu realizovaného shodně oběma účastníky pro stejné druhy výrobků je třeba dovodit, že běžný spotřebitel může být v otázce obchodní firmy a označené domény na internetové stránce uveden v omyl o tom, komu jím navštívené internetové stránky patří a se kterým podnikatelem obchod uzavírá.“
Soud nakonec přiznal žalobkyni přiměřené zadostiučinění v penězích. Ostatní nároky, vzhledem k tomu, že žalovaný již e-obchod pod konfliktní doménou neprovozoval, přiznány nebyly. Náhradu škody žalobkyně neuplatňovala.
 
Autor: JUDr. Jansa Lukáš
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT, implementacemi SW a právem doménových jmen. Mimo to publikuje v odborných časopisech jako např. IT Systems, Právní rozhledy apod.